För att ett kännetecken ska kunna registreras som varumärke och därmed ge innehavaren ensamrätt krävs att kännetecknet har s.k. särskiljningsförmåga.
Ett kännetecken som endast beskriver en vara eller tjänst eller endast utpekar en geografisk plats där varorna eller tjänsten har sitt ursprung eller tillhandahålls anses sakna särskiljningsförmåga. Beskrivande kännetecken kan dock förvärva särskiljningsförmåga genom inarbetning.
En snabb översikt i Svensk varumärkesdatabas visar att det finns ett stort antal registreringar som förefaller beskrivande såsom exempelvis Hotell Höga Kusten eller Stockholms Matmarknad.
Registreringar som de här exemplifierade antyder att Patent- och registreringsverket (PRV) har en förhållandevis generös hållning till kravet på särskiljningsförmåga. Eftersom registrering ger en strikt ensamrätt att använda kännetecknet i marknadsföring kan en alltför extensiv registreringspraxis medföra problem på lång sikt.
Svea hovrätt har den 13 maj 2015, i mål T 696-12, bedömt kännetecknet Taxi Stockholm. Hovrätten konstaterar inledningsvis att kännetecknet TAXI STOCKHOLM saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Bedömningen synes rimlig utifrån att kännetecknet endast beskriver verksamhetens art samt utpekar den geografiska plats där verksamheten har sitt ursprung eller där verksamheten bedrivs. Hovrätten fann sedermera att kännetecknet förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning.
Hovrätten ansåg alltså att TAXI STOCKHOLM saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Exemplen ovan visar dock att det PRV har beviljat registrering för ett stort antal kännetecken som torde vara lika beskrivande som TAXI STOCKHOLM.
Patentbesvärsrätten har den 28 april 2015 i mål 14-080 prövat frågan om upphävande av det registrerade varumärket SKÄRGÅRDSBRÖD. Patentbesvärsrätten fann att kännetecknet inte kunde anses utpeka den geografiska plats där de avsedda varorna har sitt ursprung eller tillhandahålls på eller i övrigt ange varornas egenskaper. Kännetecknet ansågs alltså inte beskrivande utan det uppfyllde kravet på särskiljningsförmåga.
Av de ovan redogjorda målen framgår att skiljelinjen mellan vad som betraktas som beskrivande och vad som anses ha särskiljningsförmåga kan vara tunn. Vid en jämförelse med domstolarnas praxis och PRV:s praxis synes domstolarna ha en strängare tillämpning än PRV. Detta medför en olycklig osäkerhet för innehavaren om värdet av en beviljad registrering.
